何时是挑战专利或维权的最佳时机？

【新闻事件】

：专利诉讼的案例在制药工业每天都会发生，而最近的几个专利诉讼牵扯面之广、之大都令人耳目一新。上周四药业大鳄

默沙东起诉

“

暴发户

”

吉利德获得陪审员的一边倒支持

，由四男四女组成的陪审团支持默沙东在

2

项专利中的所有

10

项

“

维权行动

”

。默沙东要求吉利德拿出其抗丙肝明星

Sovaldi

销售额的百分之十作为对默沙东的

“

损失赔偿

”

。吉利德的

Sovaldi

至

2015

年底的销售额高达

190

亿美元，即要求赔偿金额高达

20

亿美元。除此之外，默沙东还寻求今后每年从吉利德的销售中提成

10%

的红利。不过周五陪审团并没有认同默沙东提出的赔偿数字，

只有默沙东期望值的十分之一

2

亿美元

。另一方面，生物制药巨头安进也起诉赛诺菲和再生元，试图把其颠覆性降脂药物

PCSK9

抑制剂

Repatha

的唯一竞争对手

Praluent

赶出市场。

上周安进也取得初步胜利

，为赛诺菲

/

再生元几十亿美元的重磅产品是否能继续销售蒙上了阴影。那么为什么这两个公司现在才发力诉讼，什么又是挑战专利或维权的最佳时机呢？

【药源解析】

：新药研发是一项高投资、高风险、高回报的行业，药企投入回报的主要保障就是各国政府为鼓励企业创新对知识产权的保护。美中药源之前已经详细讨论过申报专利的恰当时间（见

“

浅谈小分子新药化合物专利申请

”

），现在笔者就何时挑战专利（或维权）发表一些浅薄看法。

许多人甚至包括一些同行在内认为一个专利申请一旦授权就代表拥有该项知识产权，就高枕无忧了，事实上远不是这样。一个专利即使获得授权随时都会面临挑战。对一个专利的挑战主要有

“

有效性

”

和

“

侵权

”

诉讼两个方面，无论是哪种一旦失败，都会面临高倍赔款。

在中国只有一种途径挑战专利的有效性，即根据专利法第

45

条规定，自专利授权之日起可以请求国家知识产权局专利复审委员会宣告该专利权无效。在美国，根据

2011

年新修订的《美国发明法案》，从

2012

年

9

月

16

日起可以通过四种程序挑战一个专利全部或部份的权利要求无效，他们分别是沿袭旧法规定的单方复审程序

ex parte reexamination

），新法规定的双方复审程序

inter partes review

）、授权后复审程序

post grant review

）、和适用于商业方法的过渡程序（详细介绍请参阅

《美国发明法案》施行后的四种专利无效程序

）。而且美国对于专利有效性的诉讼实行司法诉讼审查和行政复审程序双轨并行制度。

那么何时挑战一个专利的有效性呢？需要具体情况具体分析。比如在

2015

年底

Jennifer Doudna

挑战张峰的

CRISPR

专利案中，因为张峰申报的大多数和

CRISPR

相关的专利已经获得授权，而

Jennifer Doudna

申报的专利还未获得批准，这些专利的授权直接影响了

Doudna

创建的

Intellia Therapeutics

公司的融资和运营。而相反，张峰创建的

Editas Medicine

公司已经获得包括比尔盖兹在内的多个投资大鳄的投资，挑战张峰专利一旦成功无疑为

Intellia Therapeutics

的成功奠定基础。所以

Jennifer Doudna

直接申请称为

“Interference proceeding”

（专利抵触程序）的罕见专利审核程序。这种更象法庭设置的专利申请同时挑战之前已经授权的相关专利（见

谁发明了基因编辑工具

CRISPR-Cas9

？

）。

和以上

CRISPR

专利案不同，大多数挑战或维权的药厂会选择在一个药物即将上市时挑战上市药物的主要专利。因为对上市药物申诉高倍赔偿才能有望获得最高赔偿额。比如安进

在

2014

年

10

月向联邦法院提起诉讼

，请求法院对赛诺菲

/

再生元的同类产品实行永久性禁止。默沙东对吉利德的

“

维权行动

”

也是在吉利德刚刚申报

Sovaldi

上市之后。当然就目前来说安进如愿以偿的机会依然微乎其微，默沙东距离言胜也还为时过早。但制药工业是

“

僧多肉少

”

的年代，面对对一批批饿狼的冲击还是让人防不胜防。

所以药厂在开发一个药物之前必须舍得下本钱做一个完整的专利布局，不仅要充分运用申报艺术（比如何时申报，披露那些内容，覆盖那些范围等技巧），更要准备一旦药物获批上市，许多

“

饿狼

”

也会来虎口夺食。当然根据美国专利法第

282

条款，专利无效的举证由诉讼中的被告负担，而且被告要推翻

282

条款有效性的推定，其举证必须达到

“

清除明白且令人信服

”

clear and convincing

）。